项目投资技巧：运用专利情报分析与专利风险评估

1  项目投资的概念与特点

项目投资是一种以特定项目为对象，直接与新建项目或更新改造项目有关的投资行为。根据联合国工业发展组织所编写的《工业项目可行性研究手册》和世界银行的有关规定，一个投资项 目的发展周期可分为三个主要时期：投资前期（投资决策时期）、投资执行时期（投资时期）和生产运行时期，每个时期又包括若干个工作阶段或者若干个小项目。

项目投资前期是指从项目发现、初步评价、深度评价到达成投资决定的这个阶段，其重点工作是对项目进行科学的论证和评估，对正确投资决策提供 可靠的参考。投资前期主要由投资机会发现与选择阶段（即项目选择阶段）、项目建议书阶段（立项报告阶段）、项目可行性研究阶段和项目评估与决策阶段构成。 项目投资执行时期，也就是项目投资时期，是投资前期规划方案、计划等各项工作的实现阶段，是投资决议通过后从项目地址选择、合同签订、施工建设、竣工验收 到交付使用的阶段。项目投产使用期，即生产运行时期，这一时期主要进行生产运营，还需开展投资后评估工作。

2  项目投资中涉及的专利问题

投资机构进行投资，不外乎资产及技术。在技术投资中，对行业专利申请现状的调查及分析，有助于选定适合的投资标的、技术来源或合作者，同时有利于评估拟投资的技术，亦将有利于找出日后谈判时对投资方有利的筹码。

当前，项目投资活动经常以专利技术为投资对象，投资活动中一般会涉及如下专利问题：①项目投资涉及的专利权属界定是否清楚无误；② 项目投资对象的专利优势是否具有法律上的可靠性；③ 项目投资产生的经营活动是否具有潜在的专利侵权问题；④ 项目投资涉及的专利应用后是否会产生良好的实际效果；⑤ 项目投资者与技术所有者（专利权人）之间的合作模式。
当项目投资以专有技术（即技术秘密）为投资对象时，涉及的主要问题为：是否有相同在先技术公开、是否涉及专利侵权风险等。

3  专利战术情报在项目投资中的应用

3.1  选择投资项目

(1)判断欲投资技术或产品的先进性

技术的先进性是被评估技术和现有技术相比较的领先程度，一般通过技术性能指 标和成本节约额来衡量。一项技术具有先进性是获得应用的前提，否则人们将选择使用现有技术而非承担风险使用新的技术。因此，如果拟投资技术与现有技术相 比，不具有先进性，则它不具有应用价值，而且技术性能指标优于现有技术的程度或节约成本的数量与被评估技术的应用价值存在正相关关系。
通过对欲投资技术或产品进行专利检索，找出国内外与之相关的专利技术，可了解欲投资项目所属技术领域的过去和现状，通过进一步比较可帮助投资机构判断其先进性，从而发现和确定合适的投资项目。

(2)判断欲投资技术或产品的成熟度

技术的成熟度是指技术与工业应用之间的距离。专利制度实行的是申请在先的原则，一项发明创造基本完成 后，为尽快取得专利权和技术独占地位，未形成生产能力就先申请专利，因而此时专利申请人提供的仅仅是技术方案，获得专利权的技术并非都是成熟可靠的技术， 它最终应用于工业化生产，还需要经过很多工作，投人大量人力、物力、财力，并且具有一定的技术风险。因此，对技术成熟度的分析，需要进一步考察该技术领域 的专利技术发展历程。专利技术的发展阶段如图1所示。

对于一项专利技术，处于不同技术发展阶段时，其应用价值是不同的。每经过一个发展阶段，都使原有技术的价值增加，技术成熟度提高，其应用价值也就提 高。一般来说，进入工业化生产的技术其工艺较为成熟，运行稳定，产品质量较为可靠，市场开发已经形成，风险性降低，投入少，成本低，相对来说，这个阶段的 技术应用价值最高。而当专利技术开始进入衰退期，或已进人衰退期，则该技术的应用价值变小。

当投资技术为专利技术时，应通过专利法律状态检索，获得专利技术的专利权申请、公开和授权时间，并与同类技术在市场上现在的表现进行对比分 析，可确定欲投资项目涉及的专利技术或专利产品所处的发展阶段或成熟度。推测开发专利技术或专利产品大致需要的时间和投入，从而帮助投资机构判断其应用价 值。

(3)从失效专利中选择投资项目

失效专利为一种曾通过专利文献形式公开、但不享有或不再享有目标国专利权的发明创造。失效专利虽然不受 专利法律保护，但这并不等于这些专利失去了使用价值，它们的技术含量和市场价值仍然可能很高。只要了解了失效专利的成因，就可以有的放矢地利用这些专利进 行产品的技术开发和创新，因而从失效专利中选择投资项目是完全可行的，可以避免昂贵的专利费用。

不同的失效专利因失效原因不同，其蕴含的经济价值也不同。一般来说，失效专利主要有三种价值状态：第一种是已经转化为生产力，可以直接运用 的失效专利；第二种是具有前瞻性的创新，目前难以转化，但通过技术提高和二次开发可以产生巨大经济价值的超前专利；第三种是由于技术迅速进步、已经衰退落 伍的专利，使用价值不大。法定期限届满而失去专有权的专利一般都具有很好的使用价值，可根据实际需要选择投资，而专利权人提前放弃的专利，大多属于第二和 第三种价值状态。对具有前瞻性的专利，通过相关技术的改进或设备更新，可能变得易于转化实施，因此对这类专利不要轻易放弃投资，而对待技术落后的专利必须 考虑到，技术的先进和落后是相对的，可以根据自身情况借鉴参考。

需要指出的是，未向我国提出申请的国外失效专利可以根据市场情况，筛选一些技术含量高，已经或正在创造经济价值的专利，直接利用或二次开发利用，对这种失效专利的合理利用风险小，价值大。

(4)了解竞争对手状况

专利活动是当前企业参与市场竞争必不可少的一部分，通过对专利申请等信息进行分析，可以对欲投资项目竞争对手的各个方面做出评价，从而帮助投资机构就投资项目选择作出决策。
首先可确定谁是竞争者。相同技术领域专利的申请人／专利权人是潜在的竞争对手。通过进行专利检索， 申请人／专利权人申请专利或获得专利权越多，越有竞争力。一般被授予专利权的数量仅占申请量的1/10左右，因此专利权人又比申请人更值得研究。但是对于 企业而言，有的对手只是技术上的对手。比如著名的研究机构或高等院校；有的则是产品上的对手，比如具有大规模生产能力的企业。

其次可分析竞争对手的特点。对竞争对手申请的全部专利按类别进行排序并考虑其分布情况，即可判断竞争对手的研究与开发重点放在何处，从而可 以进一步对该竞争对手的技术策略和发展方向等做出判断。另外，通过检索同族专利，能够了解竞争对手已在全球哪些国家或地区进行市场布局以及最新的海外市场 动向。

最后可评价竞争对手的实力。可通过统计竞争对手专利申请量与专利授权量之比来评价其技术开发研制的效益，也可通过考察竞争对手国外专利申请 量与国内专利申请量之比来分析其经济实力，还可通过考察竞争对手每年申请的发明专利量与实用新型量的比例来分析塔顶技术水平实力等。另外，还可通过专利引 文检索，对竞争对手相关专利的引用关系进行梳理，从引文角度来论证竞争对手所申请专利是否是重要专利或核心专利。

如果竞争对手实力不强，则欲投资项目面临的市场竞争压力较小，项目投资成功获得收益的可能性大。反之，若竞争对手实力过于强大，则欲投资项 目可能一实现生产运营就面临着激烈的市场竞争，增加投资获得收益的难度。此时，可选择竞争对手专利未涵盖的技术空白区作为投资项目，并通过进一步改进或开 发形成新技术，以减小竞争压力，赢得生存空间。

3.2  评估投资风险

在技术投资活动中，投资的对象分为两类，一类为专利技术，另一类为专有技。以专利技术为投资对象时，一般需要规避以下风险问题：

(1)专利权归属、有效性和权利稳定性问题

投资机构在进行项目投资时都希望选择一些比较新的有竞争力的技术或产品，因而很多选择了专利技术。但是 在与技术持有方进行合作的过程中，由于一些投资方不懂得专利的专有性、地域性、时间性原则，往往急于达成协议而忽视了对技术持有方提供的许可使用的专利权 的审查核实，从而让一些不法者得以通过各种方法欺骗投资方，使其受到损失，处境被动。投资机构在审查技术持有方或风险企业的商业计划时，应对据以支撑其商 业计划的专利权归属和有效性进行确权审查，以确保相关专利权确属技术持有方或风险企业合法持有并仍具有有效性，避免投资机构经营活动中可能产生的相应法律 风险，而对于技术合作关系复杂的技术持有方或风险企业，更应引起投资机构对这类问题的关注。

通过专利法律状态检索， 可对项目投资涉及的专利权归属和有效性作出判断。通过专利性查新，可对拟投资专利的权利稳定性做出判断。一项无授权前景的专利申请，或者一项容易被无效宣 告、专利权不稳定的专利，投资风险较大，不适合作为投资对象。一旦专利申请不授予专利权或者授权专利被无效，技术就进入公知领域，可免费使用，而投资人则 可能白白浪费钱财。通过同族专利检索，了解专利技术获得保护的国家范围，可以明确该技术的保护地域是否符合投资人的商业计划。

(2)经营活动是否存在专利侵权问题

首先从一个实例谈起。
案例： 2000 年底，某风险投资机构收到一家风险企业盼商业计划，该计划致力于通过生物工程提供人类发育过程中所必需的一种产品，已完成了实验室小试和中试阶段的工作， 所生产的产品已被国内几家下游客户试用，对该产品下一步向高端开发也有较完整的计划。在审查该商业计划时，风险投资机构查阅了中国专利文献，发现国家知识 产权局公开了在美国纳斯达克市场上市的某外国公司的一项专利申请，经比较，风险企业的技术方案与该专利申请权利要求所披露的技术方案，无论产品、工艺还是 用途，均落入该专利申请权利要求的专利保护范围内，也就是说如果该专利申请的权利要求不加调整的被授予专利权，则风险企业商业计划中的经营活动无论是生 产、销售或第三方的为生产经营目的的使用行为均受该专利权的约束。

进一步的审查还发现，该专利申请还曾向北美、欧洲等地区的一些国家提出，在欧洲已被批准授予了专利权，因此，尽管该专利申请还没被我国批准，目前外 国公司还无法通过司法途径或行政途径干涉风险企业在国内的生产经营行为，但风险企业要将其产品出口到欧洲某国的几家目标大客户则非常困难，因为这几家潜在 大客户进口、使用这种产品的行为要受到依据 当 地国家法律所授予专利权的约束，事实证明风险投资机构的顾虑是有道理的，随后这个风险企业通过不同途径向目标大客户出口的营销努力，均因中间商反馈提出的 专利侵权责任问题而至今没有达成交易。

从这一实例可以看出，项目投资产生的经营活动常常面临着专利侵权的隐形地雷，而通过专利侵权查新，则可使投资机构对项目投资产生的经营活动是否存在潜在的专利侵权问题做出判断。
考 虑到化学合成药、生物医药领域的绝大部分，光电子信息、光机电一体化、微电子、通讯和新材料领域相当大部分的重要技术专利申请均被国外公司提出的现状，投 资机构审查风险企业的商业计划时，一定要查清国内相关专利的申请动态以确保风险企业的经营活动建立在不侵犯他人专利权的基础上，同时也要查清国外目标市场 的专利申请动态，以评估风险企业进行国际营销努力的可能性，这项工作投资机构可以由自己培养的专业人员承担，或者委托专业中介服务机构承担，但不能不做也 不能做得不准确。

当投资活动以专有技术为投资对象时，一般需要规避以下风险问题：一是该技术是否确属专有技术，可以通过技术秘密查证核实。若检索发现已有相 同的在先技术公开，则该技术不属于专有技术；如果在先技术为有效的专利技术，应获得真正专利权人的许可；若在先技术已进人公知领域，则可免费利用，二是要 避免专利侵权。因此，在投资活动前最好进行防止专利侵权查新，以规避专利侵权风险，防止事后引发专利纠纷。

3.3  评估技术价值

如前文所述，专利是一项十分重要的无形资产，在企业投资经营中，常常选择专利技术作为投资对象，它往往比有形资产带来更大的价值。以下主要介绍专利投资价值的评估。
专 利价值是指在专利法保护范围内的技术的价值。对专利价值进行有效的评估，可以为企业专利投资、转让、许可使用、质押等资产运营行为提供价值参考，实现专利 资本化。而对项目投资来讲，评估专利价值则可以帮助投资方获取欲投资项目涉及专利的参考价格和未来产出预期，最终确定投资额度和合作模式。

影响专利价值的因素分为法律因素、技术因素和市场企业因素。法律因素包括专利权属、专利的类型、权利要求保护范围、专利有效性、法律地位稳固程度、剩余保护期等。技术因素包括专利技术的先进性、专利技术的成熟度、专利技术的实施难度、专利独立性、专利技术的生命周期。 关于市场因素，专利技术所附载商品的市场需求、市场容量和供求关系，直接制约了专利技术的市场价格，专利技术在全球布局的同族专利数量，在一定程度上反映 了其市场价值；关于企业因素，专利技术获得投资支持后企业的技术支撑能力，即技术水平、管理水平、销售能力、经济实力以及企业的地理、交通、资源、政策环 境等，对专利技术的“成活率”和产生效益的多少有直接影响，对专利技术成交的价格也有很大的影响。通过各种专利战术情报分析，如利用专利检索、专利查新、 专利法律状态检索、同族专利检索和专利侵权查新等，获取相关信息，对影响专利价值的法律因素、部分技术因素和市场因素有一个全面的掌握，有利于评估专利价 值，从而帮助投资方确定投资额度和合作模式，实现其利益的最大化。

专利技术的权利属性主要包括专利所有权和专利使用权。专利使用权的主要形式是专利权实施许可，具体分为专利权独占实施许可、专利权独家许可 （或称专利权排他实施许可）、专利权普通实施许可、专利权交叉许可（也称专利权互换实施许可）和专利权分实施许可。对于同一专利，不同的权利属性其许可程 度和范围不同，会引起参与市场竞争的同样产品的数量不同，进而影响市场和利润的占有量，所以其价值也有所不同。一般来说独占许可、排他许可、普通许可和分 许可的评估价格应依次降低。

在确定投资合同时，还要注意以下几点：首先，要明确是否需要许可方协助完成专利的实施。其次，在原有专利技术基础上专利权人或使用人又产生 的新技术如何使用或申请专利的问题。这一点非常关键，如果专利权人有了更新的技术就意味着原来的专利技术已经落后，而专利权人为谋高利而不许使用人使用或 要求高价使用就会给使用人造成麻烦。虽然《专利法》对此有所规定，但还是有必要明确约定的。第三，在保护专利联合“打假”时，要明确专利权人有何义务等。