判断是否落入专利权保护范围

判断委托方技术方案是否落入专利权保护范围是防止专利侵权查新的核心内容。对于检索到的可疑侵权的专利，查新员应采用单独对比的原则，即将委托方技术方案与检出的各篇专利文献逐一进行比对，并就技术方案是否落人相关的专利权保护范围作出判断，从而综合评判委托方技术方案的专利侵权风险。

专利侵权判定是各国普遍面临的司法难题。我国最高人民法院于1993、2001和2009年分别出台了有关的司法解释，即《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，对专利侵权判定给出了指导性意见。同时，各地方高级法院也在其自身司法实践的基础上提出了一些地方性指导意见。

查新员在判断委托方技术方案是否落入专利权保护范围时，应当首先核查专利的有效性，然后针对那些有效专利和具有授权前景的专利申请逐一进行专利侵权分析，具体步骤依次为确定专利权保护范围、特征点比对比和专利侵权分析判定。

1  确定专利权是否有效

根据专利权有效原则，在权利人以主张的专利权未被宣告专利无效之前，其权利应予保护。专利登记簿副本，或者专利证书和当年缴纳专利年费的收据可以作为证明专利权有效的证据。查新员应当对检索出的专利进行法律状态和同族专利核查，然后仅对那些在委托方指定的时间、地域范围内有效的专利和具有授权前景的专利申请进一步开展侵权风险分析，对那些失效专利或者在指定时间、地域范围内不受保护的专利，可直接排除侵权风险。

2  确定专利权保护范围

确定专利权的保护范围，是指对相关的权利要求进行解释。各国在解释专利权利要求时的具体做法不完全相同。下面以中国专利为例，说明查新员在理解和解释权利要求时应遵循的方法和原则。

2.1  解释对象
我国《专利法》第五十九条规定，发明或者实用新型专利权保护范围应当以权利要求书记载的技术特征所确定的内容为准。由于司法解释中对等同侵权的确立，因此前述专利权保护范围也包括与所记载的技术特征相等同的技术特征所确定的内容。技术特征是指在权利要求所限定的技术方案中，能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合。

查新员在确定专利权保护范围时，通常应当对保护范围最大的专利独立权利要求作出解释。专利权人可能主张以从属权利要求确定保护范围的，查新员应以该从属权利要求记载的附加技术特征及其直接或间接引用的权利要求记载的技术特征，一并确定专利权保护范围。

2.2  解释原则
查新员在确定专利权保护范围时应当考虑折衷原则、整体原则、禁止反悔原则和捐献原则。

折衷原则  解释权利要求时，应当以权利要求记载的技术内容为准，根据说明书及附图、现有技术、专利对现有技术所做的贡献等因素合理确定专利权保护范围；既不能将专利权保护范围拘泥于权利要求书的字面含义，也不能将专利权保护范围扩展到所属技术领域的普通技术人员在专利申请日前通过阅读说明书及附图后需要经过创造性劳动才能联想到的内容。

整体原则  应将权利要求中记载的全部技术特征所表达的技术内容作为一个整体技术方案对待，记载在前序部分的技术特征和记载在特征部分的技术特征，对于限定保护范围具有相同作用。

禁止反悔原则  在专利授权或者专利无效程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述的方式，对权利要求的保护范围作了限制或者部分放弃，从而在侵犯专利权诉讼中，在确定是否构成等同侵权时，禁止专利申请人或专利权人将已放弃的内容重新纳入专利权保护范围。专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围，应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。专利申请人或专利权人不能说明其修改专利文件原因的，可以推定其修改是为克服获得授权的实质性缺陷。

捐献原则  对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未概括的技术方案，应视为专利权人放弃了该技术方案。专利权人以等同侵权为由主张专利权保护范围包括该技术方案的，不予支持。被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案，专利权人主张构成等同侵权的，不予支持。

2.3  解释方法
确定专利权保护范围时，应当以国务院专利行政部门公告授权的专利文本或者已经发生法律效力的专利复审请求审查决定、无效宣告请求审查决定及相关的授权、确权行政判决所确定的权利要求为准。权利要求存在多个文本的，以最终有效的文本为准。

解释权利要求，可以使用专利说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案以及生效法律文书所记载的内容；以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献及所属技术领域的普通技术人员的通常理解进行解释。说明书对技术术语的解释与该技术术语通用含义不同的，以说明书的解释为准（内部证据优先原则）。同一技术术语在权利要求书和说明书中所表达的含义不一致时应以权利要求书为准。

解释权利要求应当从所属技术领域的普通技术人员的角度进行。所属技术领域的普通技术人员，亦可称为本领域的技术人员，是一种假设的“人”，他知晓 申请日之前该技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有运用该申请日之前常规实验手段的能力。

专利说明书及附图可用以对权利要求字面所限定的技术方案的保护范围作出合理的解释，即把与权利要求书记载的技术特征等同的特征解释进专利权保护范围，或者依据专利说明书及附图对某些技术特征作出界定。摘要的作用是提供技术信息，便于公众进行检索，不能用于确定专利权的保护范围，也不能用于解释权利要求。当权利要求中引用附图标记时，不应以附图中附图标记所反映出的具体结构来限定权利要求中的技术特征。当专利文件中的印刷错误影响到专利权保护范围的确定时，可以依据专利审查档案进行修正。对于明显的语法错误、文字错误等，能从权利要求或说明书的整体及上下文得出唯一理解的，应依据实际情况予以解释。

以下是针对一些特定类型权利要求及技术特征的解释方法，均出自于“北高院指南”，供查新员参考。

功能性技术特征  权利要求中以功能或者效果表述的功能性技术特征，应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。功能性技术特征，是指权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。下列情形一般不宜认定为功能性技术特征：①以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征，如导体、散热装置、黏结剂、放大器、变速器、滤波器等；②使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征。在确定功能性技术特征的内容时，应当将功能性技术特征限定为说明书中所对应的为实现所述功能、效果所必须的结构、步骤特征。

方法专利权利要求  方法专利权利要求对步骤顺序有明确限定的，步骤本身以及步骤之间的顺序均应对专利权保护范围起到限定作用；方法专利权利要求对步骤顺序没有明确限定的，不应以此为由，不考虑步骤顺序对权利要求的限定作用，而应当结合说明书和附图、权利要求记载的整体技术方案、各个步骤之间的逻辑关系以及专利审查档案，从所属技术领域的普通技术人员的角度出发，确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施。

以方法特征限定的产品权利要求  方法特征对于专利权保护范围具有限定作用。
实用新型专利权利要求中包含非形状，非构造技术特征  实用新型专利权利要求中包含非形状、非构造技术特征的，该技术特征用于限定专利权的保护范围，并按照该技术特征的字面含义进行解释。非形状、非构造技术特征，是指实用新型专利权利要求中记载的不属于产品的形状、构造或者其结合等的技术特征，如用途、制造工艺，使用方法、材料成分（组分、配比）等。

 

应用领域、用途  产品发明或者实用新型专利权利要求未限定应用领域、用途的，应用领域、用途一般对专利权保护范围不起限定作用。产品发明或者实用新型专利权利要求限定应用领域、用途的，应用领域、用途应当作为对权利要求的保护范围具有限定作用的技术特征。但是，如果该特征对所要求保护的结构和／或组成本身没有带来影响，也未对该技术方案获得授权产生实质性作用，只是对产品或设备的用途或使用方式进行描述的，则对专利权保护范围不起限定作用。

使用环境特征  写入权利要求的使用环境特征属于必要技术特征，对专利权保护范围具有限定作用。使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征。被诉侵权技术方案可以适用于产品权利要求记载的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。

3  特征点比对

2009 年最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定了专利侵权判定的全面覆盖原则，因此查新员在分析判断委托方技术方案是否落入专利权的保护范围时也应遵循此原则审视专利权利要求所记载的全部技术特征，并以权利要求中记载的全部技术特征与委托方技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较。委托方技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，应当认定其落入专利权保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个或多个技术特征，或者有一个或一个以上技术特征不相同也不等同的，应当认定其没有落入专利权保护范围。

需要注意的是，专利文献如有对应专利产品的，不应以专利产品与委托方技术方案直接进行比对，但专利产品可以用以帮助理解有关技术特征与技术方案。委托方技术方案有专利的，一般不能将双方专利产品或者双方专利的权利要求进行比对。对产品发明或者实用新型进行专利侵权判定比对，一般不考虑被诉侵权技术方案与专利技术是否为相同技术领域。

4  侵权分析

经过特征点比对，查新员可按照相同侵权、等同侵权两项原则进行侵权分研。

4.1  相同侵权
相同侵权，即文字含义上的侵权，是指被诉侵权技术方案包含了与权利要求记载的全部技术特征相同的对应技术特征。查新员应当就每件专利，分别将委托方技术方案的技术特征A、B、C、…与专利权利要求中的各项对应技术特征A1、B1、C1、…是否相同进行分析判断。在分析判断是否构成相同侵权时应遵循如下原则。

当权利要求中记载的技术特征采用上位概念特征，而委托方技术方案的相应技术特征采用的是相应的下位概念特征时，则被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。
委托方技术方案在包含了权利要求中的全部技术特征的基础上，又增加了新的技术特征的，仍然落入专利权保护范围。但是，如果权利要求中的文字表述已将增加的新的技术特征排除在外，则不应当认为委托方技术方案落入该权利要求的保护范围。

对于组合物的封闭式权利要求，委托方技术方案在包含权利要求中的全部技术特征的基础上，又增加了新的技术特征的，则不落入专利权保护范围。但是，委托方技术方案中新增加的技术特征对组合物的性质和技术效果来产生实质性影响或该特征属于不可避免的常规数量杂质的情况除外。

对于包含功能性特征的权利要求，如果委托方技术方案不但实现了与该特征相同的功能，而且实现该功能的结构、步骤与专利说明书中记载的具体实施方式所确定的结构、步骤相同的，则委托方技术方案落入专利权保护范围。

在后获得专利权的发明或实用新型是对在先发明或实用新型专利的改进，在后专利的某项权利要求记载了在先专利某项权利要求中记载的全部技术特征，又增加了另外的技术特征的，在后专利属于从属专利。实施从属专利落入在先专利的保护范围。下列情形属于从属专利：①在后产品专利权利要求在包含了在先产品专利权利要求的全部技术特征的基础上，增加了新的技术特征；②在原有产品专利权利要求的基础上，发现了原来未曾发现的新的用途；③在原有方法专利权利要求的基础上，增加了新的技术特征。

4.2  等同侵权
等同侵权，是指被诉侵权技术方案有一个或者一个以上技术特征与权利要求中的相应技术特征从字面上看不相同，但是属于等同特征，应当认定被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。等同特征，是指与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。基本相同的手段，一般是指在被诉侵权行为发生日前专利所属技术领域惯常替换的技术特征以及工作原理基本相同的技术特征。

 

申请日后出现的、工作原理与专利技术特征不同的技术特征，属于被诉侵权行为发生日所属技术领域普通技术人员容易想到的替换特征的，可以认定为基本相同的手段。基本相同的功能，是指被诉侵权技术方案中的替换手段所起的作用与权利要求对应技术特征在专利技术方案中所起的作用基本上是相同的。基本相同的效果，一般是指被诉侵权技术方案中的替换手段所达到的效果与权利要求对应技术特征的技术效果无实质性差异。被诉侵权技术方案中的替换手段相对于权利要求对应技术特征在技术效果上不属于明显提高或者降低的，应当认为属于无实质性差异。无需经过创造性劳动就能够想到，即对所属技术领域的普通技术人员而言，被诉侵权技术方案中替换手段与权利要求对应技术特征相互替换是显而易见的。

在相同侵权不成立的情况下，查新员应当判断委托方技术方案是否构成等同侵权。在分析判断是否构成等同侵权时，应对手段、功能、效果以及是否需要创造性劳动依次进行判断，同时注意下列问题。

等同特征的替换应当是具体的、对应的技术特征之间的替换，而不是完整技术方案之间的替换。等同特征，可以是权利要求中的若干技术特征对应于委托方技术方案中的一个技术特征，也可以是权利要求中的一个技术特征对应于委托方技术方案中的若干技术特征的组合。等同特征替换既包括对权利要求中区别技术特征的替换，也包括对权利要求前序部分中的技术特征的替换。
查新员判断委托方技术方案的技术特征与权利要求的技术特征是否等同的时间点。

 

权利要求与委托方技术方案存在多个等同特征的，如果该多个等同特征的叠加导致委托方技术方案形成了与权利要求技术构思不同的技术方案，或者委托方技术方案取得了预料不到的技术效果的，则一般不宜认定构成等同侵权。

对于包含功能性特征的权利要求，如果委托方技术方案相应技术特征不但实现了相同的功能，而且实现该功能的结构、步骤与专利说明书中记载的具体实施方式所确定的结构、步骤等同的，应当认定构成等同特征。该等同的判断时间点应当为专利申请日。

对于包含有数值范围的专利技术方案，如果委托方技术方案所使用的数值与权利要求记载的相应数值不同的，不应认定构成等同。但有证据能够证明委托方技术方案所使用的数值，在技术效果上与权利要求中记载的数值无实质差异的，应认为构成等同。

对委托方技术方案中的技术特征与权利要求中的技术特征是否等同进行判断时，查新员可以专利权人对该等同特征已经放弃、应当禁止其反悔为由做出不侵权判断。换言之，如果委托方技术方案属于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未概括的技术方案，或者属于说明书中明确排除的技术方案，则认为不构成等同侵权。

将委托方技术方案与专利保护的技术方案进行技术特征对比时，查新员可先判断明显落入或不落入权利要求保护范围的技术特征；再对不属于明显落入或不落入权利要求保护范围的技术特征给出判断。表1 列举了一些侵权分析判定的情形。